Patent trolls vs. efficient infringement : diffusion de l’innovation et modèles économiques des Technology Transfer Offices (TTO) des universités US.

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234 MUS$ (212 M€), c’est le montant des réparations que la Cour Fédérale du District du Wisconsin Occidental a imposé le 14 octobre dernier à Apple Inc. de verser à la Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF), l’agence de transfert de technologies de l’Université du Wisconsin à Madison [1].

Cette dernière avait de fait entamé une procédure en février 2014, considérant que leur technologie de table based data speculation circuit for parallel processing computer qu’ils avaient brevetée [2] en 1998 avait été illégalement utilisée dans des processeurs contenus dans les iPhones 5S à 6Plus.

Il est notable que la compensation initialement évoquée lors du jugement s’élevait à 862 MUS$, avant que la reconnaissance de l’absence d’intention volontaire de la part d’Apple d’utiliser sciemment le brevet ne fasse drastiquement chuter l’addition.

Il ne s’agit bien évidemment ni d’un précédent, ni même d’un record en première instance (1,54 MdUS$ pour le différend entre Carnegie Mellon University et Marvell Technologies en 2012 pour des brevets portant sur des disques durs ). Il n’est pas inintéressant de constater que ce résultat est le produit d’une stratégie délibérée à long terme : la WARF avait déjà porté devant les tribunaux [3]un recours pour l’utilisation jugée abusive du même brevet à l’encontre d’Intel Corp [4], débouchant sur un arrangement à plus de 100MUS$, et avait également lancé une procédure similaire, quoique distincte, sur l’utilisation de cette même technologie dans les processeurs utilisés dans la gamme suivante d’iPhones.

On retrouve là le débat sensible sur la nature de ces bureaux de valorisation des brevets au sein des universités (TTO) : les plus agressifs s’apparenteraient à des patent trolls [5], les plus vertueux, à des organes de dissémination de la connaissance.

En l’espèce, l’argument à l’œuvre est ici que les universités et leurs agences sont par essence [6] des non-practicing entities (NPE). Les agences recyclent [7] vers leur université-mère les bénéfices d’innovation auxquelles elles peuvent légitimement prétendre [8]. Conséquemment, si la WARF réussit, dans sa stratégie pour le moins volontariste, à obtenir 160 brevets en 2013 (5ème mondial, derrière University of California, MIT, Tsinghua, Stanford et UTexas) ou à obtenir 58MUS$ de revenus en 2011 (10ème rang US), c’est également là le témoin d’une recherche appliquée d’excellence.

Il est d’ailleurs probable qu’un tel focus soit nécessaire dans un univers où environ 87% de ces TTO affichent une rentabilité négative, et où 5% des acteurs (soit 8 universités) accaparent plus de la moitié des revenus de licences du territoire. Faute d’une capacité de recherche suffisante (30ème rang national), il est ici question de proposer des stratégies de compensation offensives, même si ce ne sont pas les seules possibles [9].

Les évolutions de l’environnement réglementaire et légal américain ont, en particulier depuis l’America Invents Act de 2011 [10], et probablement avec l’Innovation Act actuellement en discussion à la Chambre des Représentants, contraint les universités à subir les effets indésirables de la lutte contre les revendications infondées de nouveauté dans les demandes de brevets. Parmi ces effets les plus problématiques, on peut citer un risque financier accru (remboursement des frais de procédure de la partie gagnante, obligation de s’inscrire dans des procédures tierces…), et surtout la possibilité de contester la validité même d’un brevet (ce qu’à fait Apple Inc. lorsque sollicitée par la WARF).

Plus que jamais, les stratégies de violation de la propriété intellectuelle sont devenues, surtout en l’absence de condamnation pénale, des options crédibles qui résultent de simples calculs de mitigation des risques. Les tactiques d’efficient infringement [11] (littéralement, de violation rationnelle) constituant désormais une arme significative de la panoplie légale des tierces parties, il est probable que la tendance des TTO à protéger offensivement leur portefeuille de brevets se généralise.


Rédacteur :
- Olivier Tomat, Expert Technique International, San Francisco, olivier.tomat@ambascience-usa.org ;
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